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知恒视角 | 浙江高院商业秘密3500万高额判赔案的启示

发布时间:2019-04-19 浏览次数:1391
浙江高院商业秘密3500万高额判赔案的启示

 
引言 浙江省高级人民法院日前作出终审判决的“浙江新和成股份有限公司、福建省福抗药业股份有限公司、福建省海欣药业股份有限公司、俞科侵害技术秘密纠纷案件[案号:(2017)浙民终123号]”,作为2018年度浙江法院十大知产案件之一,以3500万的高额判赔引发业界的关注。
商业秘密作为知识产权保护中的一种较为特殊的权益,并不需要国家知识产权管理部门以核准或备案的方式予以确认。在商业秘密民事案件中,以当事人(原告)自行主张保护的对象作为案件审查的基础。原告作为主动发起诉讼的一方,其主张保护对象的范围、所涉技术对于涉案产品的技术贡献度、给原告所带来的竞争优势程度等因素,对于判赔数额(诉称侵权行为成立的情况下)的认定都有可能成为影响因素。因此,商业秘密案件的个案性质更为明显。尽管如此,从个案中我们可以反思权利人保护商业秘密的要点和法院的裁判考量,从而更好地指导企业的商业秘密保护实践。
一、案件回顾[完整判决书请详见 (2017)浙民终123号民事判决书]
(一)基本事实

原告浙江新和成股份有限公司由新昌县合成化工厂改制成立,主要经营原料药等。个人被告俞科于1997年进入新昌县合成化工厂工作,后在改制后的原告公司及其关联公司先后担任车间主任。俞科利用其任职期间所掌握的原告公司技术秘密,以非法交易的方式擅自将原告公司的技术秘密披露给被告公司,并获取非法利益。后被告公司以利诱的方式诱使俞科入职其公司担任核心技术人员。被告公司使用俞科在原告公司任职期间非法拷贝的技术秘密,生产销售与原告公司相同的维生素E产品。原告公司以众被告侵犯其技术秘密为由提起民事诉讼。
(二)裁判要旨(部分)
关于原审原告公司是否适格主体的问题(换言之原告公司对其主张保护的商业秘密是否享有权利)。
新昌县合成化工厂是维生素E制备工艺的最早研发主体,涉案技术秘密的载体实际使用于新东公司和山东新和成公司。因此,与涉案商业秘密权属可能存在关联的主体除原告公司外,还包括上述三家企业。
首先,新和成控股集团有限公司(原新昌县合成化工厂)于2017年3月2日出具确认函,确认涉案10个秘点均为原告公司研发完成,归原告公司所有。 
其次,山东新和成公司于2013年8月2日出具《维生素E生产技术知识产权权属确认书》,确认其生产维生素E产品使用的知识产权系原告公司普通授权许可使用。
再次,在2013年新东公司注销后,该部分无形资产也应归属于相关股东。新东公司注销时的股东为原告公司和浙江新和成进出口有限公司,浙江新和成进出口有限公司于2013年8月2日出具《证明》,确认山东新和成公司的知识产权为原告公司所有,而山东新和成公司制备植物酮所涉及的秘点与新东公司制备橙花叔醇所涉及的秘点之间部分重合、相互关联、不可分割,因此,可以认为浙江新和成进出口有限公司确认涉案商业秘密整体归属于原告公司。
最后,从涉案各项研发成果的获得主体和稀醇车间一、二、三工段工艺规程的发布主体来看,均是原告公司,上述事实亦能佐证原告公司系涉案商业秘密权利主体。
二、案件启示
(一)商业秘密案件中权属争议对权利人(原告)的启示
1、商业秘密管理中保证权属清晰

作为权利人,1)如果在企业发展中涉及企业改制、企业分立、企业并购等,对于企业的核心技术归属,务必在进行前述企业重大事项的安排时,在相关的协议中明确核心技术的流转及归属问题,避免在主张权利时存在权属不清的争议;2) 处理好与关联公司的知识产权权属问题。很多企业在经营过程中,可能由不同的关联公司对技术进行研发、实施、使用等,应当明确约定好技术成果的归属、授权许可实施等问题;3)处理好与外部第三方主体的知识产权权属问题。如果企业技术秘密涉及委托开发、合作开发、技术转化等,应当提前做好所涉技术的归属约定及使用权限约定等。
2、诉讼策略上选择起诉主体要提前做好自查
如果在日常的商业管理中能够做到权属约定清晰并保留好相关的协议、备忘录等书面证明,则可以确保权属无争议。如果自查过程中发现可能存在漏洞,或者针对涉案技术秘密无约定,或者约定可能存在歧义的,应当尽快根据实际情况在起诉准备中采取适当的补救措施,如与相关主体补充约定、要求相关主体出具声明等,必要时作为证据提交。
(二)商业秘密案件赔偿计算问题中法院的考量因素及对原告(权利人)的启示
1、本案赔偿认定中法院确定赔偿数额的方法及考量的因素

1)补偿性赔偿。按照侵权人因侵权所获得的利益的方法确定补偿性赔偿的数额。法院依据从税务部门调取的被告公司销售数额,原告公司提供的会计事务所《鉴证报告》确定的原告公司相关产品毛利率,刑事案件中《评估报告》所确定的所涉技术秘密在整个生产工序中的涉密权重共同计算被告公司的侵权获利。
2)惩罚性赔偿。法院认为该案应适用惩罚性赔偿方法确定最终的赔偿数额。法院考量因素包括以下几个方面。其一,被告拒不停止侵权行为。在刑事案件对被告的商业秘密犯罪作出认定且相关终审裁定生效后,被告仍继续销售侵权产品。其二,被告侵权产品的销售规模大,地域范围广,持续时间长。被告公司的行为方式是大规模制造、销售,其销售维生素E产品的开票金额超过一亿,扣除负数部分也达到六千多万,对扣除部分被告公司未提交合理说明。被告公司甚至在与本案相关的刑事案件审理过程及判决之后仍大量销售到原告公司所在县。从其批量生产开始到本案判决前夕,被告公司一直持续销售。其三,被告存在不诚信诉讼的行为。被告在案件审理过程多次以提出回避申请等手段进行不诚信的诉讼行为,故意拖延诉讼。最终法院作出了3500万的损失赔偿认定。
2、法院判定高额赔偿给权利人维权启示
1)司法层面加大对知识产权权利人的保护力度,特别是针对恶意侵权人施以高额判赔的趋势越发明显。本案中,法院基于对侵权人恶意侵权若干事实的认定,创造性地类推适用惩罚性赔偿,让侵权人的侵权成本大大提高,有效维护了权利人正当享有的公平有序的竞争秩序,为权利人日后在行业内的正常经营提供了法律保障。
  2)有效结合刑事司法救济与民事司法救济,全方位进行维权。我们注意到,在该案启动前,原审原告已经向公安机关提起刑事举报,启动刑事司法救济。经过刑事程序的一审二审,最终认定涉案单位及个人构成侵犯商业秘密罪,判处个人有期徒刑,判处涉案单位巨额罚金。鉴于商业秘密侵权行为的隐蔽性,权利人取证难度大,通过启动刑事救济,可以通过公安机关有效地固定侵权人的侵权事实。一旦侵权事实固定,符合《刑法》的定罪量刑标准,侵权人将面临严厉的刑罚。但商业秘密的侵权,往往带给权利人的是市场竞争优势的丧失以及无法估量的经济损失。权利人希望弥补损失的诉求往往需要通过民事救济的方式实现。因此,权利人应当有效地结合两种救济方式的优势,从诉求出发,结合案件性质及市场主体的侵权情况,制定最有效的维权方式。
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